新聞動態(tài)

NEWS

首頁

新聞動態(tài)

NEWS CENTER

相關新聞

暫無數(shù)據(jù)

首頁

淺議發(fā)明專利申請延遲審查的應用策略

發(fā)布時間：

2022-06-30

作者：朱海濤

是出于傳遞更多信息之目的

本文僅代表作者觀點，不代表深可信立場

摘要

本文簡要介紹了我國的延遲審查制度，并從申請人和代理人的角度討論了在實踐中針對發(fā)明專利申請的延遲審查應用策略。

一、專利延遲審查制度簡介

國家知識產(chǎn)權局（以下簡稱國知局）于2020年6月5日發(fā)布了“關于《專利審查指南》修改的公告（第328號）” [1]，公布了在《專利審查指南》第五部分第七章中增加了第8節(jié)，其中關于延遲審查相關規(guī)定內(nèi)容如下：

8.3 延遲審查

申請人可以對發(fā)明和外觀設計專利申請?zhí)岢鲅舆t審查請求。發(fā)明專利延遲審查請求，應當由申請人在提出實質審查請求的同時提出，但發(fā)明專利申請延遲審查請求自實質審查請求生效之日起生效；外觀設計延遲審查請求，應當由申請人在提交外觀設計申請的同時提出。延遲期限為自提出延遲審查請求生效之日起1年、2年或3年。延遲期限屆滿后，該申請將按順序待審。必要時，專利局可以自行啟動審查程序并通知申請人，申請人請求的延遲審查期限終止。

對此，國知局給出的修改解讀如下：

給申請人提供更多的審查模式選擇，可以使審查周期更好地與專利的市場化運作相協(xié)調、相匹配，滿足創(chuàng)新主體多樣化需求。具體來看，有的發(fā)明技術領域希望通過延遲審查獲得更多時間考慮調整專利權利要求的布局與保護范圍。而外觀設計專利的審查周期較短，對一些研發(fā)周期較長的產(chǎn)品來說，外觀設計專利公告的時間經(jīng)常早于所述外觀設計產(chǎn)品上市的時間，由于外觀設計“所見即所得”的特點，很容易被抄襲，如果在外觀設計權利人沒有完全準備好商業(yè)應用的情況下，外觀設計被披露，權利人的商業(yè)利益可能會受到損失。因此，此次《指南》修改對發(fā)明和外觀設計專利申請引入了延遲審查制度。而實用新型專利申請的延遲審查由于公眾意見反饋存在較大的“潛水艇”專利風險，故此次修改未對其引入延遲審查制度。[2]

2022年2月5日，經(jīng)國務院批準，我國加入《工業(yè)品外觀設計國際注冊海牙協(xié)定》（以下簡稱《海牙協(xié)定》），該協(xié)定于2022年5月5日起在我國正式生效。在《海牙協(xié)定》中包含有延期審查制度，此前國知局對于延遲審查制度的增補為加入《海牙協(xié)定》清除了障礙。

從專利申請人的角度來看，延遲審查具有很多優(yōu)點，例如有利于申請人豐富申請和布局策略，提高專利質量，占據(jù)競爭優(yōu)勢，便于通過外觀設計的“潛水艇”專利來打擊侵權，有利于提高審查質量，等等。單獨來看，延遲審查自然也會有一些缺點，例如縮短了專利保護的有效時間，增加市場競爭風險，影響發(fā)明人獎勵的及時性，等等。關于延遲審查的優(yōu)缺點，申請人和代理人均有共識，本文不再展開討論。

二、發(fā)明專利延遲審查的特點

以下，針對發(fā)明專利申請的延遲審查進行具體說明：

1）在提出實質審查請求的同時提出，可在實審請求書的第4欄中直接勾選請求延遲審查的期限，參見下圖：

2）延遲審查延長的是進入實審階段后等待被審查的等待時間，而不是延長提出實審請求的期限（提出實審請求的期限依然是最早優(yōu)先權日起三年內(nèi)）；

3）即便請求了延遲審查，進入實質審查階段的通知書還是會在提出實審請求并繳納實審請求費不久后發(fā)出，在進入實審階段后3個月內(nèi)提交主動修改的這個期限也不會被延遲；

4）延遲審查請求不可撤回；

5）國知局保留了終止延遲審查期限而自行啟動審查程序的權力。

對于發(fā)明專利申請而言，延遲審查制度允許申請人主動將實際進入實審程序的期限延長到最多6年。目前世界各國的專利制度中尚無類似的規(guī)定。日本專利法直接將請求審查的期限規(guī)定為7年[3]?！稓W洲專利公約》雖然規(guī)定了可以延長提出審查請求的期限[4]，但此決定要由行政委員會做出，而非由申請人提出請求?？梢?，對于發(fā)明專利申請的延遲審查制度是我國特有的一項新制度，因而在運行初期沒有設置地過于復雜，目前沒有設立撤回程序、公告程序和專門的公眾異議程序等。

三、發(fā)明專利延遲審查的應用策略

下文針對發(fā)明專利申請，從申請人和代理人的角度討論延遲審查的應用策略。

通常，申請人希望在提出發(fā)明專利申請后盡早得到保護，但有時出于技術、市場、生產(chǎn)、資金、競爭、專利布局、爭辯策略等原因，同時又希望盡可能晚地獲得授權，并且在盡可能長的時間范圍內(nèi)保留提出新分案申請的機會。正如國知局給出的解讀那樣，申請人需要更多的審查模式選擇，以使審查周期更好地與專利的市場化運作相協(xié)調、相匹配，滿足創(chuàng)新主體多樣化需求。

在延遲審查制度出臺之前，對于發(fā)明專利申請早保護和晚授權的矛盾訴求很難兼顧，申請人通常也會主動放棄這種矛盾的想法而擇一選用，因而代理人收到的指示通常要么是爭取盡快授權，要么是爭取推遲授權。雖然有些產(chǎn)品發(fā)明可以通過遞交同日申請的方式在一定程度上緩解這種矛盾，但依然難以預期發(fā)明專利申請的授權時間，而且同日申請策略對于方法發(fā)明并不適用。

在延遲審查制度出臺之后，則可以通過在實踐中合理利用延遲審查制度的規(guī)定而很好地解決上述矛盾，具體策略如下所述。

策略1

對于不涉及方法的產(chǎn)品發(fā)明，可以采用“同日申請+晚提實審+延遲審查”的策略。這樣既可通過實用新型申請授權周期短的優(yōu)勢來盡早獲得保護，又能通過發(fā)明申請盡量晚提實審且請求延遲審查來推遲其授權時間。然而，由于實用新型申請保護客體的原因，該策略不適用于包含方法發(fā)明的申請。

策略2

對于無需或無法通過實用新型同日申請來盡早獲得保護的專利申請，可以采用“提分案+母案晚提實審+延遲審查”的策略。具體而言，在發(fā)明專利申請遞交時先不提出實審請求，在收到受理通知書之后，立即將其作為母案申請而提出一件分案申請，并且同時針對分案申請?zhí)岢鎏崆肮_和提實審請求。在滿足優(yōu)先審查要求的情況下，還可在分案申請進入實質審查階段后提出優(yōu)先審查請求，以便使分案申請盡快授權，從而盡早得到保護。另一方面，原母案申請則盡量晚提實審并請求延遲審查，從而盡量推遲授權時間。

在特定情況下，上述兩種策略也可以組合使用以獲得預期效果。例如，在一件發(fā)明專利申請既包含產(chǎn)品發(fā)明又包含方法發(fā)明的情況下，專利申請沒有滿足優(yōu)先審查的要求，但申請人希望對專利技術能盡快獲得保護。對此，可以針對其中的產(chǎn)品發(fā)明提出實用新型同日申請，以期盡早獲得保護；后續(xù)再基于同日發(fā)明申請針對方法發(fā)明提出分案申請并同時對其提出提前公開和提實審請求，以期分案申請盡快授權，從而使方法發(fā)明也能盡早得到保護。原母案發(fā)明申請依然盡量晚提實審并請求延遲審查，從而盡量推遲授權時間。針對每件申請的具體情況，可根據(jù)審查實踐和個案需求而對上述兩種基礎策略進行靈活組合。

可見，在實踐中，通過運用上述策略而將延遲審查制度與同日申請和/或分案制度進行組合利用，完全可以同時滿足對發(fā)明專利申請早保護和晚授權的需求，成功化解了矛盾，并且在盡可能長的時間范圍內(nèi)保留提出新分案申請的機會。

顯然，延遲審查制度的出臺及其在實踐中的合理利用將對申請人的專利申請和布局策略產(chǎn)生一定影響，意義較大。專利代理機構宜及時向申請人和/或委托人提供相應信息和宣傳，以提供更有價值的服務。

值得注意的是，國知局仍保留了終止延遲審查期限而自行啟動審查程序的權力。延遲審查制度目前也僅作為一個選項而列入《專利審查指南》，并未寫入法條。因此也有必要向申請人提示政策風險，不可過分依賴。

參考文獻

[1]https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/6/5/art_1567_93048.html

[2]https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/10/30/art_66_11489.html

[3]日本專利法第四十八條

[4]《歐洲專利公約》第九十五條

來源：貿(mào)促專商

作者：朱海濤