一、知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟案件基本情況

 

2013年至2023年，全國有358件知識產(chǎn)區(qū)惡意訴訟案件，2023年有152件，增長迅速。重慶知識產(chǎn)權(quán)法庭至今共受理11件因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛案件，其中，2019年8件、2021年1件，2022年1件，2023年1件（審理中）。從案件類型來看，11件案件中有10件涉及專利，1件涉及商標(biāo)。除1件正在審理過程中，其余案件均認(rèn)定不構(gòu)成惡意訴訟。其中10件里除了1件在上訴之外，其他9件都已二審生效。

 

圖：重慶知識產(chǎn)權(quán)法庭受理知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟案件情況

 

我們在審理案件過程當(dāng)中經(jīng)常聽到被訴侵權(quán)人向法院抱怨，他們付出了這么多成本應(yīng)訴，為什么法院就是不認(rèn)定權(quán)利人的訴訟是惡意訴訟。今天我們就從安翰科技（武漢）股份有限公司（以下簡稱安翰公司）與重慶金山科技（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱金山公司）因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛案的情況就相關(guān)問題給大家一個(gè)呈現(xiàn)。

 

圖：案件時(shí)間線

 

這是我們庭受理的案件，該案件經(jīng)過了最高人民法院二審，一審判決予以維持。這個(gè)案件比較典型，因包含了惡意訴訟當(dāng)中可能涉及到的幾種情形：第一，權(quán)利人同一天就同一個(gè)發(fā)明創(chuàng)造申請了實(shí)用新型專利和發(fā)明專利，實(shí)用新型專利獲得了授權(quán)，發(fā)明專利最終沒有獲得授權(quán)，權(quán)利人以實(shí)用新型專利提起訴訟；第二，專利權(quán)利人提起侵權(quán)訴訟之時(shí)，被訴侵權(quán)人已經(jīng)提交了上市申請；第三，權(quán)利人起訴之后就案件受理情況發(fā)布了新聞；第四，最終的實(shí)用新型專利被宣告無效。

 

二、專利惡意訴訟的四個(gè)熱點(diǎn)問題

 

以上述案件為基礎(chǔ)，結(jié)合相關(guān)學(xué)術(shù)觀點(diǎn)與類案判決，分享以下幾個(gè)問題：

 

（一）專利侵權(quán)訴訟期間，被訴侵權(quán)人是否能夠提起知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的反訴

 

在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟時(shí)，被訴侵權(quán)人能不能就權(quán)利人構(gòu)成惡意訴訟提反訴？有的法院認(rèn)為可以受理反訴，與本訴合并審理，一并作出判決，這樣可能更經(jīng)濟(jì)，當(dāng)事人成本更低。從而有的法院則認(rèn)為應(yīng)當(dāng)不予受理，原因是知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟和知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的法律事實(shí)不同，法律關(guān)系不同，可以另案處理。

 

對于不予受理后的裁定，能否提起上訴？有兩種意見。

 

一種意見認(rèn)為，從民事訴訟法的程序構(gòu)造上看，民事反訴是獨(dú)立的訴訟程序，涉及當(dāng)事人實(shí)體權(quán)利義務(wù)法律關(guān)系，與本訴具備同等的法律屬性。應(yīng)當(dāng)參照起訴不予受理裁定的相關(guān)規(guī)定，賦予當(dāng)事人就反訴不予受理裁定提出上訴的權(quán)利。

 

第二種意見認(rèn)為，不能夠上訴，因?yàn)榉梢呀?jīng)明確了。這幾點(diǎn)意見是來自西南政法大學(xué)一個(gè)老師針對這個(gè)案子梳理的文章。他認(rèn)為，第一，反訴不予受理裁定具有程序法上的特殊性，其救濟(jì)程序?yàn)楫?dāng)事人可另行起訴，無賦予當(dāng)事人上訴權(quán)之必要。第二，賦予反訴不予受理裁定的當(dāng)事人上訴權(quán)，會造成民事訴訟程序適用的混亂。三是實(shí)務(wù)中用得比較多的，就是裁判文書式樣里針對這兩種情況是有兩種不同的寫作格式的，在后面反訴當(dāng)中不予受理的沒有交代上訴權(quán)的格式。四是反訴有導(dǎo)致拖延訴訟程序的可能性。

 

（二）訴訟時(shí)機(jī)是否可以構(gòu)成惡意訴訟考慮的因素

 

訴訟時(shí)機(jī)是否為認(rèn)定構(gòu)成惡意訴訟的考慮因素？比如企業(yè)要上市、發(fā)布新產(chǎn)品，或者有重要的客戶在都投標(biāo)的時(shí)候被起訴，并將材料提交到客戶或者共同客戶那里去，訴訟時(shí)機(jī)的選擇會不會構(gòu)成惡意訴訟？

 

生效判決認(rèn)為：首先，市場競爭是一種爭奪市場資源、搶奪商業(yè)機(jī)會的行為，具有天然的對抗性，也必然導(dǎo)致?lián)p害，但損害本身并不能作為是與非的價(jià)值判斷標(biāo)準(zhǔn)，不能因?yàn)橛袚p害結(jié)果就簡單反推該行為主體主觀具有惡意。作為同行業(yè)具有競爭關(guān)系的金山公司密切關(guān)注安翰公司的申請上市的進(jìn)程并選擇自認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)提起訴訟，只要排除濫用訴權(quán)、盲目訴訟，都應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是市場主體參與競爭的合法合理手段，法律就不應(yīng)給予申請上市企業(yè)在申請上市期間的特殊保護(hù)，“申請上市”也不應(yīng)成為擬上市企業(yè)免于被起訴的“避風(fēng)港”。其次，結(jié)合安翰公司的招股說明書及問詢答復(fù)，其上市進(jìn)程暫時(shí)受阻的主要原因?yàn)楹诵募夹g(shù)歸屬不明，大客戶過分依賴等，未提及涉案的專利侵權(quán)訴訟，因此，安翰公司上市受阻和金山公司提起訴訟之間無法建立直接的因果關(guān)系。因此，在專利維權(quán)的權(quán)利基礎(chǔ)正當(dāng)，且對于侵權(quán)事實(shí)的存在與否盡到合理的注意和勤勉義務(wù)時(shí)，則無論選擇什么起訴時(shí)機(jī)，都難以認(rèn)定為主觀上具有“惡意”。

 

（三）專利嗣后無效是否構(gòu)成惡意訴訟

 

2007年12月18日，北京二中院審結(jié)了北京明日公司訴維納爾公司專利損害賠償糾紛一案。北京二中院審理認(rèn)為，“涉案4項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利由國家知識產(chǎn)權(quán)局予以授權(quán)，具有形式上的合法性。”“鑒于涉案4項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利被宣告無效的原因在于被告維納爾公司在其生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品的宣傳廣告和宣傳冊中公開了相關(guān)外觀設(shè)計(jì)，而非將其他自由公知設(shè)計(jì)或已有設(shè)計(jì)申請為外觀設(shè)計(jì)專利，故據(jù)此不能得出被告維納爾公司惡意申請涉案外觀設(shè)計(jì)專利的結(jié)論。”因此判決駁回北京明日電器設(shè)備有限責(zé)任公司的訴訟請求。

 

生效判決的理由有以下幾點(diǎn)：一是權(quán)利人提起專利侵權(quán)之訴時(shí)尚為合法的專利人。二是專利權(quán)無效并非權(quán)利人起訴時(shí)即能預(yù)見的結(jié)果。三是專利法規(guī)定專利權(quán)無效決定時(shí)對于無效前行為一般不具有追訴力。從這幾個(gè)方面來看，不能夠僅僅憑專利權(quán)在侵權(quán)訴訟中被宣告無效即認(rèn)定專利權(quán)人提起專利訴訟具有惡意。

 

有一種情況法院是判侵權(quán)的。即明知技術(shù)已經(jīng)公開，還將其申請為專利，特別是外觀設(shè)計(jì)和實(shí)用新型，是鉆授權(quán)時(shí)不實(shí)質(zhì)審查的制度空子。法院把這種情況認(rèn)定為惡意訴訟。

 

還有一種情況，內(nèi)部討論比較激烈。同一發(fā)明同日申請發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，發(fā)明專利因創(chuàng)造性未被授權(quán)，實(shí)用新型專利獲得授權(quán)，后該實(shí)用新型專利權(quán)無效，是否能推定專利權(quán)人在提起訴訟時(shí)明知涉案專利權(quán)無效。

 

安翰公司案生效判決認(rèn)為， 發(fā)明專利的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)高于實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)，并非同日發(fā)明專利申請因不具有創(chuàng)造性被駁回，實(shí)用新型就一定不具有創(chuàng)造性，應(yīng)根據(jù)具體情況做具體分析。審查過程中，發(fā)明和實(shí)用新型的范圍不一樣。審查發(fā)明和實(shí)用新型專利創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)的差異主要體現(xiàn)在現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)領(lǐng)域及對比文件的數(shù)量上，對于發(fā)明專利而言，不僅要考慮該發(fā)明專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域，還要考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，以及該發(fā)明所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到其中尋找技術(shù)手段的其他技術(shù)領(lǐng)域。對比文件的數(shù)量一般為一項(xiàng)、兩項(xiàng)或多項(xiàng)。對于實(shí)用新型專利而言，一般著重考慮實(shí)用新型專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域，但是現(xiàn)有技術(shù)中給出明確啟示，促使本領(lǐng)域技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段的，可以考慮相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，且對比文件的數(shù)量一般為一項(xiàng)或者兩項(xiàng)。

 

當(dāng)然，在新的專利法和實(shí)施細(xì)則出臺后，對于實(shí)用新型，授權(quán)時(shí)要對是否具有創(chuàng)造性進(jìn)行初步審查，但審查的范圍和對比文件的數(shù)量和發(fā)明的審查還是有區(qū)別的。

 

（四）舉報(bào)、撤訴、敗訴是否構(gòu)成惡意訴訟

 

此處例舉一個(gè)反復(fù)撤訴的案子。

 

圖：案件時(shí)間線

2006年，多棱公司以恒盛公司侵害其發(fā)明專利權(quán)為由第一次起訴，隨后該專利權(quán)被專利復(fù)審委員會宣告全部無效，多棱公司撤訴。2007年，專利復(fù)審委員會審查決定維持該專利有效。多棱公司再次起訴，同時(shí)申請財(cái)產(chǎn)保全。訴訟中，案外人再次提起無效。2011年，專利被確定全部無效，該公司再次撤訴。法院判決認(rèn)為，不能夠因?yàn)橛羞@種反復(fù)的起訴、撤訴行為，就認(rèn)定主觀上具有惡意，具有一定的合理性。

 

安翰公司案生效判決認(rèn)為，第一，專利侵權(quán)行為是否成立需要專業(yè)、復(fù)雜的判斷，在認(rèn)定惡意訴訟時(shí)要秉持審慎與謙抑原則。第二，當(dāng)事人訴訟能力有強(qiáng)有弱，不能以維權(quán)訴訟的不利結(jié)果即敗訴來推定權(quán)利人提起訴訟具有惡意。第三，當(dāng)事人有權(quán)根據(jù)訴訟推進(jìn)情況，因訴訟策略或預(yù)見敗訴的可能性而選擇是否撤訴。第四，舉報(bào)既可以是行使和保護(hù)權(quán)利的范圍，又可以是市場競爭行為，可被用以進(jìn)行市場競爭或者不正當(dāng)競爭，如果舉報(bào)超出必要的限度，可以受不正當(dāng)競爭的規(guī)制。

 

結(jié)語

 

是否構(gòu)成惡意訴訟，需要根據(jù)具體情況具體分析，重點(diǎn)結(jié)合權(quán)利人的權(quán)利基礎(chǔ)，提出訴訟的時(shí)機(jī)、訴訟期間的行為進(jìn)行認(rèn)定，但僅憑提起訴訟的時(shí)機(jī)、專利嗣后無效、反復(fù)起訴撤訴、向第三方舉報(bào)或宣傳等單一因素難以認(rèn)定提起的知識產(chǎn)權(quán)訴訟構(gòu)成惡意訴訟。需要提出的是，從現(xiàn)有生效判決來看，在已認(rèn)定構(gòu)成惡意訴訟的基礎(chǔ)上，存在上述情形給對方造成損害的，可以作為加重情節(jié)的考慮因素。（張琰 重慶知識產(chǎn)權(quán)法庭 ）