在進行商標(biāo)海外布局時，如何在美國申請注冊商標(biāo)?在美國注冊商標(biāo)有哪些注意事項?這些申請人普遍比較關(guān)心的問題，在本文中都有答案；

一、申請商標(biāo)的基礎(chǔ)

在美國申請注冊商標(biāo)，除了商標(biāo)圖樣、商品類別和商品服務(wù)項目等信息，還需要有一定的基礎(chǔ)?；A(chǔ)不同，決定了申請過程中提交的文件不同，還會影響到商標(biāo)注冊的成功率，甚至影響到注冊商標(biāo)的效力維持。

01 商標(biāo)在美國實際使用
如果申請人打算申請的商標(biāo)已經(jīng)在美國投入實際實用，這就是最好的申請基礎(chǔ)，在提交商標(biāo)注冊申請時，申請人需要提供商標(biāo)在美國最早使用的日期，以及商標(biāo)使用證據(jù)。這項規(guī)定，對商標(biāo)權(quán)利人提供了很好的保護。日后如果遇到商標(biāo)權(quán)糾紛，這些都是很好的證據(jù)材料。

02 商標(biāo)在美國打算使用
如果打算申請的商標(biāo)沒有在美國投入實際使用，但是未來有在美國使用的計劃，那就適合這種基礎(chǔ)。在提交注冊申請時，申請人不需要提供任何證明材料，在商標(biāo)順利通過審查、公告期內(nèi)沒有人異議，或者雖有異議但異議失敗或者雙方和解之后異議撤回的情況下，美國專利商標(biāo)局會簽發(fā)核準(zhǔn)商標(biāo)注冊通知，此時，申請人應(yīng)當(dāng)提交商標(biāo)在美國實際使用的證據(jù)。如果申請人暫時無法提供使用證據(jù)，可以申請延期提交。經(jīng)多次延期仍然無法提供使用證據(jù)的，美國專利商標(biāo)局最終不會下發(fā)商標(biāo)注冊證。也就是說，商標(biāo)最終無法獲得注冊。對于產(chǎn)品在未來幾年不太可能進入美國市場的申請人，不宜選擇這種基礎(chǔ)。

03商標(biāo)在原屬國的注冊
基于商標(biāo)在原屋國的注冊，申請人也可以在美國申請注冊商標(biāo)，在申請階段，申請人無需考慮使用證據(jù)的問題，對于商標(biāo)在美國既沒有實際使用、近期也沒有使用計劃的申請人而言，適合選擇這種基礎(chǔ)。在美國提交注冊申請時，如果商標(biāo)已經(jīng)原屬國獲得注冊，申請人應(yīng)當(dāng)提交注冊證復(fù)印件以及英文翻譯。如果原屬國的商標(biāo)還在申請過程中，申請人可以先提交受理通知書及英文翻譯，待美國專利商標(biāo)局簽發(fā)核準(zhǔn)注冊通知后，再提交原屋國的注冊證即可。需要注意的是，當(dāng)美國商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊后，應(yīng)當(dāng)確保原屬國的注冊商標(biāo)仍然有效，申請中的商標(biāo)已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊，否則美國專利商標(biāo)局不會簽發(fā)注冊證。

04商標(biāo)的優(yōu)先權(quán)
如果申請人在巴黎公約成員國享有商標(biāo)優(yōu)先權(quán)，可以以這個為基礎(chǔ)在美國申請注冊，但是需要同時結(jié)合前述三個基礎(chǔ)之一。在申請階段，申請人只需要說明優(yōu)先權(quán)的基本信息，在美國商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊之后，申請人需要提供其他基礎(chǔ)所要求的文件和信息。對于申請人而言，選擇申請基礎(chǔ)的確增加了一些難度，但是法律也留出了一些靈活的空間，在提交商標(biāo)注冊申請時，申請人可以同時選擇多個基礎(chǔ)，只要內(nèi)容沒有自相矛盾即可。在申請階段，可以隨時刪除不適合的基礎(chǔ)。以優(yōu)先權(quán)為基礎(chǔ)的，在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)，可以增加或者修改基礎(chǔ)，在商標(biāo)公告之前，可以增加或者改變基礎(chǔ)。在商標(biāo)公告之后，也可以增加或者修改基礎(chǔ)，只是需要經(jīng)過審查員同意，如果涉及異議、撤銷等程序，還需要取得對方的同意。所以，申請人只需要根據(jù)實際情況選擇基礎(chǔ)就可以了。

二、申請商標(biāo)的途徑

在美國申請注冊商標(biāo)有兩種途徑:一種是直接申請，又稱單獨申請、單一申請;另一種是馬德里國際注冊，即通過馬德里國際注冊的方式指定美國。這兩種途徑各有利弊。

01 直接申請
直接申請的流程是:申請人委托美國或加拿大的代理機構(gòu)，向美國專利商標(biāo)局提交商標(biāo)注冊申請。各種官方文件都由當(dāng)?shù)卮頇C構(gòu)轉(zhuǎn)達(dá)，并通知申請這種途徑最大的優(yōu)點是速度快，一般1-2個工作日即可提交申請，可以獲得較早的申請日，并立即進入審查階段。另外一個優(yōu)點是靈活，除非以原屋人。國商標(biāo)注冊為基礎(chǔ)，否則不受國內(nèi)商標(biāo)注冊情況的影響。這種途徑的缺點是費用較高，其中大部分是國外代理機構(gòu)的律師費。不過在申請過程中，能夠直接向國外律師咨詢，對提高注冊成功率會有幫助。

02馬德里國際注冊
馬德里國際注冊的流程是:申請人通過國內(nèi)代理機構(gòu)向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交申請，由國知局將申請轉(zhuǎn)交至世界知識產(chǎn)權(quán)組織國際局，再由國際局轉(zhuǎn)交給美國專利商標(biāo)局。美國專利商標(biāo)局的官方文件先反饋給國際局，由國際局轉(zhuǎn)達(dá)給國內(nèi)代理機構(gòu)，并通知申請人。
如果同時指定多個國家、多個類別的話，馬德里國際注冊的費用低廉，手續(xù)簡便。如果僅指定美國，費用與直接電請相差無幾。這種途徑最大的缺點是速度慢。由于注冊申請需要層層轉(zhuǎn)達(dá)，如果中間有所延誤，就無法獲得較早的申請日，審查也會滯后。與單獨申請相比，會滯后4-6個月時間。另一個缺點是不靈活，必須以國內(nèi)商標(biāo)為基礎(chǔ)，商標(biāo)圖樣、申請人名稱和地址等基礎(chǔ)信息必須完全一致，商品和服務(wù)范圍必須一致或縮小。一旦國內(nèi)商標(biāo)失效，國際注冊商標(biāo)的效力可能受影響，稱為“中心打擊”。只要國內(nèi)基礎(chǔ)商標(biāo)失效的原因發(fā)生在國際注冊之日起5年內(nèi)，都會受到中心打擊的影響。雖然后續(xù)可以轉(zhuǎn)為單獨國家注冊，但會產(chǎn)生額外的費用。

如果通過馬德里國際注冊的方式指定美國，默認(rèn)的申請基礎(chǔ)是打算使用。在申請階段，申請人只需要簽署一份聲明書，不需要提供商標(biāo)使用證據(jù)。在商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊之后，美國專利商標(biāo)局會直接下發(fā)注冊證，申請人不需要提供使用證據(jù)，在選擇商標(biāo)申請途徑時，申請人應(yīng)當(dāng)基于自身的實際情況，從費用、速度、申請基礎(chǔ)以及需要律師幫助的程度等方面，綜合進行對比。

三、商標(biāo)注冊后的使用要求

根據(jù)美國商標(biāo)法律的相關(guān)規(guī)定，商標(biāo)注冊之后每5-6年以及續(xù)展的同時，注冊人應(yīng)當(dāng)主動提交商標(biāo)的實際使用證據(jù)，同時簽署聲明書。如果無法提供使用證據(jù)，也無法提供商標(biāo)不使用的正當(dāng)理由，那么注冊商標(biāo)將自動失效。
使用證據(jù)的種類包括:產(chǎn)品包裝、銷售合同、運單、發(fā)票、經(jīng)營場所等能夠證明商標(biāo)在美國有實際使用的各種材料，復(fù)印件或者照片都可以接受。如果只有廣告和宣傳，不能算作使用。一股情況下，注冊人只需要針對一部分指定商品或者服務(wù)項目提供證據(jù)就可以了。
聲明書應(yīng)當(dāng)載明:注冊商標(biāo)在指定商品或服務(wù)項目上有實際使用，并列出具體的商品。對于沒有實際使用的商品，應(yīng)當(dāng)主動刪除。如果做出虛假聲明，應(yīng)當(dāng)受到法律制裁。
實踐中，審查員可以依職權(quán)指定某項商品或服務(wù)，要求注冊人有針對性地提供使用證據(jù)。如果注冊人無法提供合格的使用證據(jù)，那么相應(yīng)的商品或服務(wù)會被刪除。如果情節(jié)嚴(yán)重涉嫌欺詐，有可能導(dǎo)致注冊商標(biāo)失效。
美國《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》將于2021年12月27日實施。法案新增了關(guān)于未實際使用商標(biāo)的撤銷制度。法案規(guī)定，如果商標(biāo)注冊滿三年后一直沒有使用,或者在一些特定的時間節(jié)點前提交的使用證據(jù)有問題，他人可以申請撤銷該注冊商標(biāo)。前述“特定的時間節(jié)點”包括:以實際使用為基礎(chǔ)的商標(biāo)的申請日;以打算使用為基礎(chǔ)的，電請人將基礎(chǔ)修改為實際使用的日期:以打算使用為基礎(chǔ)的，電請人應(yīng)當(dāng)提交使用聲明的法定期限屆滿之日。這項規(guī)定，不僅對電請階段的使用證據(jù)提高了要求，也對商標(biāo)注冊后的使用加強了第三方的監(jiān)督。
由此可見，在美國申請注冊商標(biāo)，“實際使用"是無法回避的一個實質(zhì)性問題。申請人一旦有了在美國注冊商標(biāo)的想法，就應(yīng)該考慮商標(biāo)在美國使用的問題。

四、多類別覆蓋的可行性和必要性

全類覆蓋“廣撒網(wǎng)”式的商標(biāo)注冊方式，是否適合美國呢?答案是否定的。
受申請基礎(chǔ)和注冊后使用證據(jù)的限制，全類覆蓋恐怕不太現(xiàn)實。即便基于國內(nèi)注冊或者通過馬德里國際注冊的方式在美國取得商標(biāo)注冊，將來也會因為無法提供使用證據(jù)而導(dǎo)致商標(biāo)失效。同樣受這兩方面規(guī)定的影響，美國的商標(biāo)搶注風(fēng)險相對比較低，沒有必要通過多類別注冊進行防御。
為了規(guī)避撒三風(fēng)險，國內(nèi)商標(biāo)注冊人會選擇每三年將"閑置"商標(biāo)重復(fù)申請一次的策略。在美國是否可以按照這種思路，對于無法提供使用證據(jù)的商標(biāo)法定期限屆滿后重復(fù)申請?目前，美國法律沒有禁止失效商標(biāo)反復(fù)重新申請的規(guī)定，但是，美國法律非?？粗厣暾埲说恼\信，建議權(quán)利人不要濫用法律院予的自由。
與在國內(nèi)申請商標(biāo)相比，美國的指定確實增加了不少門檻。尤其是注冊后強制提交使用證據(jù)的規(guī)定，中國權(quán)利人要多加注意，建議申請人嚴(yán)格遵守美國的法律規(guī)定，謹(jǐn)情選擇申請基礎(chǔ)，暫時回避使用問題，誠信地規(guī)劃未來商標(biāo)的使用并保留相關(guān)證據(jù)，這樣才能切實地保護商標(biāo)權(quán)益，才能提高注冊商標(biāo)的價值。(任羽瀟)