目次

一、商標正當使用和商標正當使用抗辯

二、審判實務(wù)中商標正當使用抗辯的基本情況

（一）商標正當使用抗辯逐漸出現(xiàn)及增多的背景

（二）商標正當使用抗辯的特點

三、商標正當使用抗辯審查認定的基本規(guī)則

（一）商標正當使用制度的基本原理

（二）商標正當使用認定的基本規(guī)則

 

 

一、商標正當使用和商標正當使用抗辯

 

商標正當使用，又稱商標合理使用，指他人未經(jīng)商標權(quán)人許可，可以正當?shù)厥褂脵?quán)利人的商標，而不必支付使用費。廣義的商標正當使用包括商業(yè)性正當使用和非商業(yè)性正當使用，狹義的商標正當使用，僅指商業(yè)性正當使用。

 

商業(yè)性正當使用分為兩種：描述性正當使用和指示性正當使用。描述性使用是指對注冊商標在一般描述意義上的使用，也就是在商標詞匯的本來意義上的使用，以說明產(chǎn)地、名稱，商品的質(zhì)量、成分、功能等。指示性使用是為了說明商品與注冊商標之間的某種聯(lián)系而使用商標，但并不表示商品或服務(wù)的來源，而是為了說明提供的商品或者服務(wù)與商標之間的關(guān)系。

 

非商業(yè)性正當使用指正常評論、報道、研究中對商標的使用和諷刺性模仿中的合理使用、字典中的使用等，這些行為很難為使用者帶來經(jīng)濟利益，一般也不會對商標權(quán)利人造成損害。當然，如果使用者使用商標的行為對商標帶來了混淆、淡化等不良影響，這些使用行為也有可能構(gòu)成侵權(quán)。

 

商標正當使用抗辯指被控侵權(quán)人針對商標侵權(quán)的指控而作的描述性正當使用和指示性正當使用的抗辯。這兩種情況下，只要有使用的必要，并以正當?shù)姆绞剑诤侠淼姆秶鷥?nèi)、善意地使用了他人的注冊商標，不導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆、誤認的，不構(gòu)成侵害商標權(quán)。但由于正當、合理、必要、善意等的含義、邊界都較為模糊，商標正當使用抗辯的審查認定也就成了商標侵權(quán)訴訟實務(wù)中的難題之一。

 

需要說明的是，描述性正當使用其實只是對被注冊為商標的詞匯、圖形在其本來意義上的使用，并不是對商標的使用，而指示性正當使用中使用的確實是商標。所以近年來有觀點認為，商標權(quán)人將本來含有其他含義的詞語或者圖案注冊為商標后，無權(quán)壟斷對于所擁有的商標“第一含義”的使用，無權(quán)禁止他人將其商標用作描述用途的使用，亦即所謂的商標描述性正當使用不屬于商標權(quán)利人的排他權(quán)規(guī)制的范圍。所以，有的學(xué)者將上述所稱的商標描述性正當使用稱為敘述性詞匯的正當使用和功能性形狀的正當使用。不管如何界定和稱呼，這一抗辯，都會涉及是否正當、合理以及是否侵權(quán)的判斷。本文所稱的商標描述性正當使用抗辯指的就是被訴侵權(quán)人針對侵權(quán)指控所作商標詞匯、形狀等第一含義使用的抗辯。

 

二、審判實務(wù)中商標正當使用抗辯的基本情況

 

（一）商標正當使用抗辯逐漸出現(xiàn)及增多的背景

 

綜觀知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)審判30年來的情況，最初的侵害商標權(quán)糾紛中，侵權(quán)行為可以說大多是“簡單、粗暴、直接”的假冒和仿冒，構(gòu)成侵權(quán)的判斷無需過多猶豫即可做出。隨著知識產(chǎn)權(quán)保護的不斷加強，經(jīng)濟活動活躍度增大，經(jīng)營者意識到需要趨利避害，商標侵權(quán)判斷的難度開始增強。筆者曾經(jīng)長期工作的浦東法院是全國第一家成立知產(chǎn)庭的基層法院，記得最早出現(xiàn)涉及商標正當使用判斷的案件是在2005年。被告生產(chǎn)的汽車濾清器上標注了“For Volvo”，而無其他任何明確的產(chǎn)品來源信息。在被訴商標侵權(quán)后，被告抗辯稱是為了說明該濾清器適用于VOLVO某型號的汽車。在審理此案過程中，發(fā)現(xiàn)關(guān)于商標正當使用問題，當時并無相關(guān)案例可做參考。此時，上海二中院有一件涉及在來自浙江金華的火腿商品上使用“金華火腿”原產(chǎn)地域產(chǎn)品名稱是否侵犯“金華火腿”注冊商標的案件正在審理中；還查到一條關(guān)于手機電池標貼上使用“For Nokia”的案件判決不構(gòu)成侵權(quán)的簡單消息，但因無更詳細信息，難作參考。經(jīng)查閱相關(guān)參考資料，根據(jù)案件的實際情況，我們最后判決本案中的指示性正當使用抗辯不成立，被告行為構(gòu)成侵權(quán)。此后，又受理了類似的“For Caterpillar”等案件。2006年，出現(xiàn)了“大富翁”案件，浦東法院認定被告關(guān)于“大富翁”是一類游戲的名稱、“盛大富翁”是盛大公司開發(fā)運營的一種“大富翁”類游戲的抗辯成立，被告使用“盛大富翁”的行為不構(gòu)成侵權(quán)，判決駁回原告訴請。此案后來入選最高法院公報。全國范圍內(nèi)，2009年，山東高院判決了一件認定“魯錦”為通用名稱的描述性正當使用的案件，此后陸續(xù)出現(xiàn)了一些其他涉及描述性使用、指示性使用的案件，如“無懈可擊”案、“潔水”案、“臺北50嵐關(guān)聯(lián)企業(yè)”案、“拍客”案、“85°c”案等。近幾年，由于前期搶注商標、商標注冊量大而質(zhì)量不同步，以及商業(yè)性、大規(guī)模商標維權(quán)因素疊加，在商標侵權(quán)訴訟領(lǐng)域，尤其是2021年“逍遙鎮(zhèn)”“潼關(guān)肉夾饃”商標批量維權(quán)事件后，各地涉及商標正當使用的案件出現(xiàn)較多，如“青花椒”案、“陽山水蜜桃”案、“全波段”案、“傷心涼粉”案、“咬咬樂”案等。

 

（二）商標正當使用抗辯的特點

 

描述性使用抗辯糾紛的特點：一是涉案商標多為文字商標或文圖組合商標，單純的圖形商標和立體商標基本上未見。二是較為常見的是以正當使用通用名稱抗辯，有的詞匯在商標注冊前就已經(jīng)是通用名稱，如“魯錦”“大富翁”“傷心涼粉”，有的商標則是注冊后逐漸通用化，如“拍客”“咬咬樂”等案件。三是以商品質(zhì)量、功能等意義上正當使用作為抗辯的，此類涉案商標往往顯著性較弱，如“85°c”商標，該標識的字面含義就是表示溫度，其字形設(shè)計也并無多大的顯著性；“無懈可擊”本來就是一個固定成語，表示沒有弱點可被擊破之意，對抗他人洗發(fā)水廣告中 “無屑可擊”的廣告語，顯得力有不逮；“青花椒”商標，雖然，二審判決認定，將它注冊于43類服務(wù)上具有一定顯著性，但它本來就是一味調(diào)味料的名稱。四是涉及地理標志商標的糾紛，主要因非地理標志集體商標組織成員在涉案商品或服務(wù)中使用了地名引起，如“陽山水蜜桃”“舟山帶魚”“盱眙龍蝦”等案件，但涉及的商品存在較大可能是來自于特定區(qū)域，相關(guān)事實需要在審理中認真審查。

 

指示性使用抗辯相對描述性使用抗辯為少，從已出現(xiàn)的案件情況看，類型也較為特殊，如汽車、大型機械的零部件上使用相關(guān)商標的“For Volvo”“For Caterpillar”等案件，非特許經(jīng)銷商銷售品牌商品使用相關(guān)商標宣傳或作店招的“OUTLET GUCCI”“FENDI”案，涉及說明特定商品與商標之間關(guān)系變化的“潔水”案等。

  

三、商標正當使用抗辯審查認定的基本規(guī)則

 

（一）商標正當使用制度的基本原理

 

商標正當使用制度在不少國家的商標法中有規(guī)定，只不過美國對這項制度的規(guī)定比較典型，能接觸到的相關(guān)的案例也比較豐富。美國最早是在1946年的《Lanham法令》第33條（b）（4）規(guī)定了法定正當使用制度，即描述性正當使用，它的構(gòu)成要件是善意、合理、描述性。上世紀九十年代后，在司法實踐中又逐漸創(chuàng)設(shè)了商標指示性正當使用制度，以作為其法定合理使用制度的補充。當時出現(xiàn)了好幾件有代表性的案例，法院運用指示性正當使用的原理進行了解釋和判決，并在指示性正當使用的認定標準、舉證責(zé)任等方面作了不斷的補充和發(fā)展。綜觀這些案例，指示性正當使用的構(gòu)成要件是必要、合理、不暗示關(guān)聯(lián)關(guān)系。

 

我國在2001年商標法修訂前，并無商標正當使用方面的明確規(guī)定，在國家工商局的規(guī)章性文件和批復(fù)中，有一些涉及商標正當使用方面的內(nèi)容，如涉及地名商標中的地名是否可以作為產(chǎn)地名稱使用，汽車維修機構(gòu)是否可以用汽車商標作為營業(yè)店鋪招牌，以及中藥成分名稱作為商品成分描述使用時的定性等。總體而言，這個階段，行政執(zhí)法、司法實踐中的商標侵權(quán)案件，涉及的侵權(quán)行為相對比較簡單直接，需要用正當使用去規(guī)制的情況較少。2002年，《商標法實施條例》頒布，第一次出現(xiàn)了商標正當使用方面的條文性規(guī)定，即該條例第49條。2013年，商標法修訂時，將這條內(nèi)容納入了商標法，即第59條，同時在該條第二款增加了對三維標志形狀的功能性正當使用的規(guī)定。這也就是現(xiàn)行《商標法》第59條第一、二款：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。三維標志注冊商標中含有的商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。”

 

（二）商標正當使用認定的基本規(guī)則

 

結(jié)合商標正當使用制度的基本原理以及現(xiàn)有的法律規(guī)定，就個人的司法實踐而言，把握商標正當使用的判斷規(guī)則可歸結(jié)為以下幾個方面：

 

一是主觀狀態(tài)方面，描述性使用的描述應(yīng)當是有事實基礎(chǔ)的，因而是善意的。對此可以審查有無描述性使用的事實基礎(chǔ)。如涉案商標是否構(gòu)成通用名稱、有無描述功能質(zhì)量等特點的依據(jù)、有無使用地名的依據(jù)等。通用名稱有法定和約定俗成兩類。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十條，對通用名稱的認定人民法院應(yīng)遵循以下基本準則：依據(jù)法律規(guī)定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品通用名稱的，應(yīng)當認定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當認定為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典等列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認識為判斷標準。對于由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場固定的商品，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂，人民法院可以認定為通用名稱。如“大富翁”案中，被告提供37份證據(jù)，證明“大富翁”是一款世界范圍內(nèi)廣受歡迎的棋牌類游戲，與英文“Monopoly” 相對應(yīng)并共同指向一種“按骰子點數(shù)走棋的模擬現(xiàn)實經(jīng)商之道的游戲”，且被延伸擴展使用于后來誕生的PC版、網(wǎng)絡(luò)版、手機版游戲上。原告自己也將它作為這類游戲的名稱使用。國內(nèi)英漢字典查monopoly，譯義之一就是“大富翁（棋類游戲，游戲者以玩具鈔票買賣房地產(chǎn)）”。因此，法院認定“大富翁”已經(jīng)成為指向一類游戲的通用名稱。“全波段”案中，法院查明，諸多防曬產(chǎn)品的經(jīng)營者、消費者、研發(fā)人員等廣泛使用“全波段防曬”作為描述防曬產(chǎn)品功能的詞匯已近20年，再結(jié)合原告自己使用“全波段”時，未注明注冊商標符號，并用“全波段防曬”來描述防曬衣功能的舉動，認定“全波段”是描述防曬功能的通用詞匯。描述性使用的事實基礎(chǔ)得以確立，行為人的使用才可能是善意的，也才有被判斷為正當使用的可能。

 

二是商標使用的客觀需要上，指示性使用應(yīng)當有使用商標做指示說明的必要，而并非為了攀附、混淆。如銷售某品牌商品，在非特許經(jīng)銷情況下，可用一定方式指明其商品品牌，但用該品牌商標作店招并非必要。而若不使用他人商標說明相關(guān)情況，可能造成混淆時，則有必要使用他人商標。如“潔水”案中，原告開德阜公司是“潔水”注冊商標權(quán)利人，2006年起成為德國阿垮瑟姆公司水管產(chǎn)品在華獨家經(jīng)銷商，原告在經(jīng)銷期間使用“潔水”商標推銷德國公司的“aquatherm”水管，且僅用于銷售德國公司的產(chǎn)品。2013年雙方終止合作，原告轉(zhuǎn)而用“潔水”商標推廣其他生產(chǎn)商的水管，德國公司則轉(zhuǎn)而授權(quán)被告闊盛公司作為其在華新的獨家代理經(jīng)銷商。被告開始宣傳推廣其代理經(jīng)銷的商品。在網(wǎng)絡(luò)文章和宣傳單上，使用“原德國潔水、現(xiàn)德國闊盛”“德國闊盛（原德國潔水）——不變的品質(zhì)”等宣傳語，同時還有“原代理商曾以德國‘潔水’在華宣傳推廣，從7月1日起德國廠方正式啟用中文商標‘闊盛’用于中國市場推廣”“原在華使用的中文標識‘潔水’系原代理商所持有，現(xiàn)已和德國……公司及其產(chǎn)品無任何關(guān)系”等表述。原告就上述行為起訴指控被告構(gòu)成商標侵權(quán)和虛假宣傳。法院認為：被告在推廣宣傳中使用“潔水”商標是合理使用，宣傳推廣用語符合客觀事實，相關(guān)公眾施以一般注意閱讀上述內(nèi)容后，不會產(chǎn)生歧義和誤解，故駁回原告訴請。二審法院在同意一審法院判決的的同時，更進一步認為，鑒于“潔水”商標已經(jīng)與阿垮瑟姆公司產(chǎn)品建立穩(wěn)定聯(lián)系的事實，作為在后經(jīng)銷商的被告，有必要向消費者告知“潔水”商標當前所指向的產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)生變化的事實。

 

三是使用方式上，用商標詞匯進行描述的行為或者與商標關(guān)系的說明行為，應(yīng)該是合理的、界限明顯的。如“五谷豐登”案的使用相對于“盛大富翁”的使用方式，前者的當事人是專門設(shè)計、印制含有他人商標詞匯的標貼，并實際張貼于室內(nèi)機面板顯著位置，相關(guān)公眾一般會將此認知為商標而發(fā)生商品來源混淆；后者是在網(wǎng)站首頁和游戲說明中多處明確說明“盛大富翁是盛大公司開發(fā)運營的一款大富翁類游戲”，也就清楚地指明了涉案游戲服務(wù)的來源。又如“OUTLET GUCCI”案中，被告在店招、收銀臺及店內(nèi)多處使用“ GUCCI”標識，相關(guān)公眾難以區(qū)分該店與品牌特許店的不同，因此會導(dǎo)致關(guān)聯(lián)關(guān)系混淆。在判斷商標使用行為是否合理時，行為人是否同時使用自己的商業(yè)標識，并非正當使用的構(gòu)成要件。但其若不規(guī)范使用自己標識，或者突出使用權(quán)利人商標，卻故意隱晦使用自己商標，可作為判斷其使用是否合理的依據(jù)。如FOR VOLVO案，被告產(chǎn)品除了標有“FOR VOLVO”外，在產(chǎn)品及包裝盒上沒有任何其他產(chǎn)品生產(chǎn)者或提供者信息。雖然被告辯稱，包裝盒上有防偽標志，上面有委托生產(chǎn)商英文縮寫字母。但經(jīng)當庭辨認，防偽標志約一分硬幣大小，呈銀色反光狀態(tài)，被告所稱字母系白色，極不明顯，極難辨認。雖然，作為零配件，有一定必要標明用于何種型號的整體商品故而用到相關(guān)商標，但被告標示真實提供者的方式過于隱晦，極不合理。所以，法院認定被告的正當使用抗辯不成立，構(gòu)成侵權(quán)。

 

四是客觀結(jié)果方面，描述或說明不應(yīng)使相關(guān)公眾產(chǎn)生直接或間接的來源混淆。

 

描述性正當使用應(yīng)僅限于體現(xiàn)詞匯描述的含義，不應(yīng)讓人感到有商品、服務(wù)來源的意思表示。如前述“五谷豐登”案，被告將專門設(shè)計、印制的含有他人商標詞匯的標貼，黏貼于商品顯著位置；而“85°c”案中，被告的牛奶盒上明顯標示了“85度殺菌的巴氏鮮奶”“85°c巴氏殺菌乳”等與巴氏殺菌溫度相關(guān)的文字。在前者情形下，相關(guān)公眾會誤認為商品顯著位置的標識就是商標，會發(fā)生商品來源混淆，故法院認定被告方正當使用抗辯不成立。而后者情形，則是在告訴相關(guān)公眾關(guān)于對牛奶巴氏殺菌的溫度，與商品來源無關(guān)，因此，法院認定被告方正當使用抗辯成立。

 

指示性正當使用應(yīng)僅限于顯示與商標的真實關(guān)系，不能導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆、誤認為商品、服務(wù)的直接來源，或者暗示存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。如前述FOR VOLVO案，相關(guān)公眾在沒有發(fā)現(xiàn)真正的商品提供者信息而只看到FOR VOLVO時，很容易認為該商品就是VOLVO提供的，或者與VOLVO有關(guān)。而“潔水”案中，若被告在成為代理經(jīng)銷商后不做宣傳說明，相關(guān)公眾就不能真正了解“潔水”商標與相關(guān)商品的真實關(guān)系，既難以切割“潔水”商標與其原經(jīng)銷商品的關(guān)系，也難以建立“潔水”商標與其現(xiàn)經(jīng)銷商品的關(guān)系。

 

上述諸方面互相交織、互為影響。主觀上若是善意的描述，行為方式上一般也是合理的，體現(xiàn)在客觀結(jié)果上，一般也不會超出描述的范圍或者產(chǎn)生暗示關(guān)聯(lián)關(guān)系等客觀效果；而指示性使用的場合，即使有使用他人商標的必要性，若使用方式上不注意控制在合理范圍內(nèi)，也很容易產(chǎn)生暗示關(guān)聯(lián)關(guān)系的效果。在具體審查中，需要審視全案、總體把握、綜合判斷。