合同保密條款對(duì)商業(yè)秘密構(gòu)成要件及侵權(quán)舉證責(zé)任的影響

——（2022）最高法知民終1981號(hào)

　　近日，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭審結(jié)一起侵害商業(yè)秘密糾紛上訴案件，明確了合同保密條款對(duì)商業(yè)秘密構(gòu)成要件具有免證效力和侵權(quán)舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移的效力。
　　某實(shí)業(yè)公司訴稱，其在履行與徐某偉經(jīng)營的某模具廠之間的《模具采購合同》的過程中，向徐某偉提供了其作為商業(yè)秘密保護(hù)的“可以同時(shí)調(diào)整溜冰鞋長(zhǎng)度與寬度”的技術(shù)方案（以下簡(jiǎn)稱涉案技術(shù)信息），徐某偉違反法定和約定的保密義務(wù)，向某體育用品公司披露了涉案技術(shù)信息，某體育用品公司將涉案技術(shù)信息申請(qǐng)了實(shí)用新型專利（以下簡(jiǎn)稱涉案專利），徐某偉、某體育用品公司共同侵害了某實(shí)業(yè)公司的商業(yè)秘密。起訴請(qǐng)求確認(rèn)涉案專利權(quán)歸某實(shí)業(yè)公司所有，并判令徐某偉、某體育用品公司賠償經(jīng)濟(jì)損失96萬元。
　　法院經(jīng)審理查明，涉案《模具訂單》記載：“務(wù)請(qǐng)依某實(shí)業(yè)公司所提供之模具設(shè)計(jì)圖稿開模”；《模具采購合同》保密條款約定：“乙方（某模具廠）應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容保密，不得擅自向第三方泄露。甲方（某實(shí)業(yè)公司）提供給乙方的資料，乙方應(yīng)予以保密并僅限于本合同使用，未經(jīng)甲方書面同意不得復(fù)制、自行保留或使用甲方的數(shù)據(jù)，在本合同履行完畢后，應(yīng)歸還甲方，并不得向他方泄露。”2016年3月28日，某體育用品公司向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了名稱為“可調(diào)節(jié)式溜冰鞋”的實(shí)用新型專利，經(jīng)審查比對(duì)，該專利明確披露并使用了涉案技術(shù)信息。
　　一審法院認(rèn)為，針對(duì)涉案技術(shù)信息，某實(shí)業(yè)公司未提交完整技術(shù)圖紙、工藝流程等技術(shù)資料，亦未具體說明研發(fā)過程、技術(shù)背景、相較于公知技術(shù)的區(qū)別點(diǎn)以及具有何種進(jìn)步等，故難以認(rèn)定涉案技術(shù)信息在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)不為公眾所知悉，涉案技術(shù)信息不構(gòu)成商業(yè)秘密。據(jù)此判決駁回某實(shí)業(yè)公司的全部訴訟請(qǐng)求。
　　最高人民法院二審認(rèn)為，本案被訴侵權(quán)行為日即涉案專利申請(qǐng)日2016年3月28日，故原則上本案應(yīng)適用1993年《中華人民共和國反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》（以下簡(jiǎn)稱1993年反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法）。然而，相較于1993年反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法，現(xiàn)行反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法在“法律責(zé)任”章增加了第三十二條關(guān)于舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移的規(guī)定，明確了何種情形下應(yīng)由被訴侵權(quán)人舉證證明權(quán)利人主張保護(hù)的信息不屬于商業(yè)秘密以及被訴侵權(quán)人不存在侵害商業(yè)秘密的行為。該條規(guī)定兼具實(shí)體法和程序法規(guī)范性質(zhì)，舉證責(zé)任分配屬于程序法規(guī)范范疇，按照“程序從新”原則，對(duì)于正在審理的民事案件，可以依法適用該條款規(guī)定；而商業(yè)秘密的構(gòu)成要件之一“不為公眾所知悉”屬于消極事實(shí)，商業(yè)秘密侵權(quán)行為隱蔽，二者均具有較大的證明難度，人民法院根據(jù)案件具體情況，在侵害商業(yè)秘密糾紛案件的審理中，合理把握秘密性和不正當(dāng)手段的證明標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)轉(zhuǎn)移舉證責(zé)任，有利于加強(qiáng)商業(yè)秘密司法保護(hù)，減輕權(quán)利人舉證負(fù)擔(dān)，降低維權(quán)成本。因此，在因現(xiàn)行反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法施行前的侵權(quán)行為引起的侵害商業(yè)秘密糾紛案件中，對(duì)于侵害商業(yè)秘密有關(guān)的舉證責(zé)任分配，可以依法適用該法第三十二條的規(guī)定。
　　實(shí)踐中，大量的侵害商業(yè)秘密糾紛因違反合同約定的保密義務(wù)而引起，在這類合同中通常會(huì)設(shè)定保密條款，約定合同雙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的保密義務(wù)。對(duì)于保密義務(wù)所對(duì)應(yīng)的保密信息是否構(gòu)成商業(yè)秘密的舉證責(zé)任，基于當(dāng)事人意思自治，在現(xiàn)行反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第三十二條的基礎(chǔ)上，可以進(jìn)一步明確，因違反合同約定的保密義務(wù)而引起的侵害商業(yè)秘密糾紛，合同雙方簽訂合同時(shí)對(duì)保密條款的約定可以視為對(duì)保密信息構(gòu)成商業(yè)秘密的認(rèn)可。一方主張前述保密信息不構(gòu)成反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法所規(guī)定的商業(yè)秘密的，應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)予以證明；提供保密信息一方提供證據(jù)證明對(duì)方使用的信息與其提供的保密信息實(shí)質(zhì)上相同的，對(duì)方應(yīng)當(dāng)證明其不存在侵害商業(yè)秘密的行為。
　　本案侵害商業(yè)秘密糾紛因涉案《模具采購合同》引起，該合同實(shí)為加工承攬合同。該合同保密條款的相關(guān)約定體現(xiàn)了某實(shí)業(yè)公司的保密意愿、模具廠應(yīng)承擔(dān)的保密義務(wù)以及相應(yīng)的保密內(nèi)容，徐某偉簽署該合同，就可以視為其認(rèn)可某實(shí)業(yè)公司在合同履行過程中提供的相關(guān)信息構(gòu)成某實(shí)業(yè)公司的商業(yè)秘密。本案中，徐某偉、某體育用品公司應(yīng)當(dāng)就合同保密條款約定的保密信息不構(gòu)成反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法所規(guī)定的商業(yè)秘密承擔(dān)舉證責(zé)任，但其未能提交證據(jù)證明在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)使用涉案技術(shù)信息的溜冰鞋產(chǎn)品已經(jīng)公開上市銷售，或者涉案技術(shù)信息已經(jīng)被公開披露，即并無證據(jù)證明涉案技術(shù)信息在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)已經(jīng)為公眾所知悉，徐某偉、某體育用品公司應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。因此，涉案技術(shù)信息構(gòu)成1993年反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法所規(guī)定的商業(yè)秘密。某實(shí)業(yè)公司在合同的履行過程中向徐某偉提供了涉案技術(shù)信息，涉案專利技術(shù)方案使用了涉案技術(shù)信息。因此，徐某偉、某體育用品公司應(yīng)當(dāng)舉證證明其不存在侵害某實(shí)業(yè)公司技術(shù)秘密的行為，但其未提供任何涉案專利技術(shù)方案的合法來源或研發(fā)證據(jù)。徐某偉違反合同保密條款約定，擅自將其在加工承攬合同履行過程中所掌握的他人商業(yè)秘密披露給某體育用品公司，并由某體育用品公司作為申請(qǐng)人、徐某偉作為發(fā)明人，將包含涉案技術(shù)信息的技術(shù)方案申請(qǐng)了涉案專利，導(dǎo)致涉案商業(yè)秘密被公開，其行為共同侵害了某實(shí)業(yè)公司的商業(yè)秘密。最高人民法院據(jù)此判決確認(rèn)涉案專利權(quán)歸某實(shí)業(yè)公司所有，徐某偉、某體育用品公司連帶賠償某實(shí)業(yè)公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計(jì)32萬元。
　　本案二審判決明確了合同保密條款對(duì)商業(yè)秘密構(gòu)成要件的免證效力及侵權(quán)舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移的效力，體現(xiàn)了加強(qiáng)商業(yè)秘密司法保護(hù)，減輕權(quán)利人舉證負(fù)擔(dān)，降低維權(quán)成本的司法導(dǎo)向，對(duì)于侵害商業(yè)秘密糾紛案件的審理具有參考意義。