供稿：楊宇宙、艾可頌

編輯：楊宇宙、艾可頌

上訴人波菲特公司因與被上訴人精誠三和公司、淘寶公司、添塑公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛一案，不服浙江省杭州市中級人民法院（2019）浙01民初2239號民事判決，向二審法院提起上訴。二審法院于2020年5月13日立案受理后，依法組成合議庭審理了本案。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

精誠三和公司向一審法院起訴，請求判令：1.淘寶公司、添塑公司、波菲特公司立即停止侵犯精誠三和公司專利權(quán)的行為；2.添塑公司、波菲特公司賠償精誠三和公司經(jīng)濟損失以及為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支共計15萬元；3.添塑公司、波菲特公司承擔本案訴訟費用。一審庭審過程中，精誠三和公司明確表示自愿放棄對淘寶公司的訴訟請求。

一審法院認定事實：精誠三和公司系專利號為ＺＬ20153022××××.8、名為“計時器（ｍｔ952）”的外觀設(shè)計專利權(quán)人，專利申請日為2015年7月1日，授權(quán)公告日為同年10月14日，專利年費已按時繳納，該專利現(xiàn)在有效期內(nèi)。專利證書的簡要說明記載，該外觀設(shè)計產(chǎn)品用于計時器，設(shè)計要點在于產(chǎn)品形狀，最能表明設(shè)計要點的圖片或者照片是立體圖。2018年1月2日，國家知識產(chǎn)權(quán)局就該外觀設(shè)計專利出具評價報告，初步結(jié)論為“全部外觀設(shè)計未發(fā)現(xiàn)存在不符合授予專利權(quán)條件的缺陷”。

一審法院認為：專利號為ＺＬ20153022××××.8、名稱為“計時器（ｍｔ952）”的外觀設(shè)計專利在有效期內(nèi)，法律狀態(tài)穩(wěn)定，權(quán)利人已履行了繳納專利年費的義務，該專利合法有效，應受國家法律保護，他人未經(jīng)權(quán)利人許可，不得實施其專利。本案爭議焦點之一為：波菲特公司、添塑公司、淘寶公司的侵權(quán)責任如何確定，添塑公司主張的合法來源抗辯是否成立。

關(guān)于此爭議焦點《中華人民共和國專利法》第十一條第二款規(guī)定：“外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設(shè)計專利產(chǎn)品。”根據(jù)一審庭審查明的事實，添塑公司未經(jīng)精誠三和公司許可，在其經(jīng)營的添塑家居淘寶網(wǎng)店展示涉案侵權(quán)產(chǎn)品，對外作出銷售的意思表示，其并認可銷售了涉案侵權(quán)產(chǎn)品，精誠三和公司提交的公證書亦顯示涉案侵權(quán)產(chǎn)品鏈接下已實際發(fā)生交易，故添塑公司構(gòu)成銷售、許諾銷售侵權(quán)。波菲特公司未經(jīng)精誠三和公司許可，通過阿里旺旺、QQ、微信等線上方式向添塑公司銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品，構(gòu)成銷售侵權(quán)。另外，根據(jù)添塑公司、波菲特公司提交的聊天記錄，再結(jié)合波菲特公司在一審庭審中陳述其根據(jù)添塑公司提供的照片要求進行生產(chǎn)等事實，該院認定波菲特公司生產(chǎn)了涉案侵權(quán)產(chǎn)品，構(gòu)成制造侵權(quán)。關(guān)于添塑公司是否構(gòu)成制造侵權(quán)，該院認為，專利法意義上的制造行為主要可基于兩個方面加以判斷：一是實施實際生產(chǎn)、加工等制造行為；二是雖未實際實施生產(chǎn)、加工行為，但提供專利設(shè)計方案或技術(shù)方案的來源。在委托加工專利產(chǎn)品的情形下，如果委托方要求加工方根據(jù)其提供的設(shè)計方案或技術(shù)方案制造專利產(chǎn)品，或者專利產(chǎn)品的形成中體現(xiàn)了委托方提出的設(shè)計要素或技術(shù)要求，則可以認定是雙方共同實施了制造專利產(chǎn)品的行為。反之，則不構(gòu)成共同制造行為。具體到本案，相關(guān)聊天記錄顯示，添塑公司與波菲特公司磋商定作計時器刻度盤的樣式，并向波菲特公司發(fā)送定作刻度盤的圖片，波菲特公司按照添塑公司提供和確認的刻度盤設(shè)計要求生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品，二者之間構(gòu)成委托加工關(guān)系。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的刻度盤樣式與涉案專利刻度盤的圖案構(gòu)成近似，實現(xiàn)了近似的視覺效果，因而落入涉案外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍。添塑公司雖未直接進行產(chǎn)品生產(chǎn)，但提供了被訴侵權(quán)產(chǎn)品設(shè)計方案的來源，與波菲特公司主觀上存在分工合作的意思聯(lián)絡，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)系添塑公司與波菲特公司共同協(xié)力的結(jié)果。故就涉案產(chǎn)品的外觀設(shè)計而言，添塑公司構(gòu)成專利法意義上的制造者，其行為與波菲特公司構(gòu)成共同制造侵權(quán)。在此基礎(chǔ)上，添塑公司關(guān)于其銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源的抗辯自然亦不能成立。

綜上，添塑公司未經(jīng)許可，以生產(chǎn)經(jīng)營為目的銷售、許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品，并與波菲特公司共同實施制造行為，波菲特公司未經(jīng)許可，以生產(chǎn)經(jīng)營為目的制造、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品，均侵害了精誠三和公司享有的專利號為ＺＬ20153022××××.8“計時器（ｍｔ952）”的外觀設(shè)計專利權(quán)，應承擔停止侵權(quán)、賠償損失的責任。至于添塑公司及波菲特公司提交專利號為ＺＬ20173047××××.Ｘ“機械定時器（Ｔ423）”的外觀設(shè)計專利證書，以證明涉案產(chǎn)品具有合法專利權(quán)，因該外觀設(shè)計專利的申請日為2017年10月9日，明顯晚于涉案專利的申請日，故不能作為主張被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有合法專利權(quán)的依據(jù)。另外，鑒于精誠三和公司一審當庭放棄對淘寶公司的訴訟請求，系當事人對自身訴訟權(quán)利的合法處分，該院對淘寶公司的侵權(quán)問題不再評判。

關(guān)于添塑公司、波菲特公司應承擔的賠償數(shù)額，因精誠三和公司因侵權(quán)所受損失及波菲特公司、添塑公司因侵權(quán)所獲得的利益均難以確定，且精誠三和公司明確要求適用法定賠償，因此，該院綜合考慮涉案專利的類型、授權(quán)時間，侵權(quán)行為的性質(zhì)、情節(jié)，侵權(quán)產(chǎn)品的銷售規(guī)模等因素，按法定賠償方式酌情確定賠償數(shù)額。同時，該院注意到如下事實：1.涉案專利為外觀設(shè)計專利；2.添塑公司、波菲特公司共同實施制造侵權(quán)行為；3.精誠三和公司對被訴侵權(quán)產(chǎn)品同時提起實用新型專利權(quán)訴訟；4.精誠三和公司為本案維權(quán)支出相應的訴訟代理費用、公證費用。

綜上，依照《中華人民共和國侵權(quán)責任法》第二條、第八條、第十五條第一款第一項、第六項，《中華人民共和國專利法》第十一條第二款、第二十三條第四款、第五十九條第二款、第六十五條，《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二十一條、第二十二條，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第八條、第十條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第九十二條第一款、第一百零八條之規(guī)定，一審法院于2020年2月27日判決：一、添塑公司立即停止制造、銷售、許諾銷售侵害精誠三和公司專利號為ＺＬ20153022××××.8、名稱為“計時器（ｍｔ952）”外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品；二、波菲特公司立即停止制造、銷售侵害精誠三和公司專利號為ＺＬ20153022××××.8、名稱為“計時器（ｍｔ952）”外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品；三、添塑公司于判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)賠償精誠三和公司經(jīng)濟損失及為制止侵權(quán)所支付的合理費用15000元，波菲特公司對其中的10000元承擔連帶責任；四、波菲特公司于判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)精誠三和公司經(jīng)濟損失及為制止侵權(quán)所支付的合理費用20000元，添塑公司對其中的10000元承擔連帶責任；五、駁回精誠三和公司的其他訴訟請求。如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。案件受理費3300元，由精誠三和公司負擔1265元，由添塑公司負擔872元，由波菲特公司負擔1163元。添塑公司對波菲特公司負擔數(shù)額中的582元承擔連帶責任，波菲特公司對添塑公司負擔數(shù)額中的582元承擔連帶責任。

二審期間，精誠三和公司、淘寶公司、添塑公司無新證據(jù)向二審法院提交，波菲特公司向二審法院提交了專利號為ＺＬ20113042××××.7號外觀設(shè)計專利文獻，擬證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用了現(xiàn)有設(shè)計。精誠三和公司質(zhì)證認為，對該證據(jù)的真實性無異議，但與本案沒有關(guān)聯(lián)性，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與該現(xiàn)有設(shè)計既不相同也不近似。淘寶公司對該證據(jù)的三性均無異議。添塑公司未提交質(zhì)證意見。二審法院經(jīng)審查認為，對該證據(jù)的真實性可以確認，是否能達到其證明目的，將在下文予以評述。此外，波菲特公司二審中以“其已于2019年10月23日向國家知識產(chǎn)權(quán)局就涉案專利提出了無效宣告請求”為由向二審法院申請中止訴訟。二審法院認為，波菲特公司針對涉案專利提出的無效宣告請求系在一審答辯期后，并不符合《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第九條規(guī)定的應當中止訴訟的條件，對其申請二審法院不予準許。

二審法院二審查明的事實與一審法院認定的事實一致。二審法院認為，綜合波菲特公司的上訴請求、理由，以及精誠三和公司、淘寶公司的答辯意見，本案二審的爭議焦點在于：一、波菲特公司主張的現(xiàn)有設(shè)計抗辯能否成立；二、若現(xiàn)有設(shè)計抗辯不成立，一審判決確定的賠償數(shù)額是否恰當。

關(guān)于爭議焦點一：波菲特主張的現(xiàn)有設(shè)計對比文件有三：1.專利號為ＺＬ20073000××××.6、名稱為“圓定時器”的外觀設(shè)計專利；2.專利號為ＺＬ20113042××××.7的外觀設(shè)計專利；3.授權(quán)公告號為ＪＰＤ1311264的日本專利。上述三專利授權(quán)公告日均在涉案專利申請日前，可以作為現(xiàn)有設(shè)計進行比對。經(jīng)比對，上述三對比文件與被訴侵權(quán)設(shè)計相比，均存在以下區(qū)別：1.下圓臺底座形狀不同。被訴侵權(quán)設(shè)計有多層凸棱設(shè)計，對比文件均為光滑面。2.表盤中間螺絲固定形狀不同。被訴侵權(quán)設(shè)計為不透明的圓形螺紋狀，對比文件均為透明的圓形。3.刻度板上的刻度線、文字圖案、指針設(shè)計不同。被訴侵權(quán)設(shè)計刻度盤上的數(shù)字在刻度線內(nèi)側(cè)，而對比文件在刻度線外側(cè)。表盤上的英文字母，以及指針中軸設(shè)計亦存在差異。精誠三和公司主張上述區(qū)別點占整體比例比較大，兩者不構(gòu)成相近似。波菲特公司主張上述區(qū)別對整體視覺效果不具有影響，被訴侵權(quán)設(shè)計與上述三對比文件均構(gòu)成相似。二審法院認為，三對比文件與被訴侵權(quán)設(shè)計雖然均包括上圓臺表盤、下圓臺底座和底座圈，表盤均有刻度板，但上述各部分的具體形狀和圖案仍存在較大的設(shè)計空間。兩者下圓臺有凸棱和沒凸棱的區(qū)別占產(chǎn)品的比例較大，表盤作為該產(chǎn)品在正常使用時容易被消費者關(guān)注的部位，表盤中心的螺紋形狀、刻度線、文字圖案、特別是指針中軸的設(shè)計，對整體視覺效果均具有顯著影響，故被訴侵權(quán)設(shè)計與對比文件均不構(gòu)成相似。波菲特公司主張的現(xiàn)有設(shè)計抗辯不能成立。

綜上，波菲特公司的上訴請求不能成立，依法應予駁回。一審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項之規(guī)定，判決如下：駁回上訴，維持原判。

來源：綜合贏在IP、浙江省高級人民法院