本案為美國(guó)商標(biāo)侵權(quán)糾紛，原告為Uncommon,LLC，被告為Spigen，Inc.。原告與被告都是手機(jī)殼的制造商和零售商。原告于2009年開始推廣“CAPSULE”品牌的手機(jī)殼，此產(chǎn)品首次交易發(fā)生于2010年7月。而后，2012年9月原告向美國(guó)專利商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)第4338254號(hào)商標(biāo)，商標(biāo)信息如下：

由于本案中涉及“capsule”商標(biāo)的顯著性問題，因此將美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)以下商標(biāo)的審查情況列舉如下，僅供參考：

（一）案件事實(shí)

1.原告主張

根據(jù)《美國(guó)聯(lián)邦商標(biāo)法》（也稱“拉納母法案”）以及伊利諾伊州相關(guān)法律規(guī)定，原告認(rèn)為被告未經(jīng)允許使用“capsule”商標(biāo)侵犯了其商標(biāo)權(quán)，屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

2.原告訴訟理由

聯(lián)邦法院在審理此案件時(shí)在以下三方面的審查存在錯(cuò)誤：

（1）采納了Kirk Martensen的宣誓書；

（2）撤銷了原告的商標(biāo)；

（3）被告使用“capsule”商標(biāo)不會(huì)引起相關(guān)公眾混淆。

3.被告抗辯理由

（1）被告向法院遞交了消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告以及專家宣誓書；

（2）被告以原告商標(biāo)具有描述性為由申請(qǐng)撤銷原告商標(biāo)。

（二）訴訟過程

原告Uncommon,LLC于2015年12月向美國(guó)伊利諾伊北區(qū)聯(lián)邦法院對(duì)被告SPIGEN,INC.提起了商標(biāo)侵權(quán)訴訟；被告則向法院申請(qǐng)撤銷原告的capsule商標(biāo)。

被告遞交的證據(jù)材料主要為：KirkMartensen進(jìn)行的消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告；DougBania基于消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告出具的宣誓書，以表明原告商標(biāo)具有描述性，并且該商標(biāo)未通過使用獲得第二含義；被告使用商標(biāo)“capsule”并未侵權(quán)其商標(biāo)權(quán)利，不會(huì)損害原告利益的證據(jù)。

在簡(jiǎn)易判決階段，原告指出在案件信息披露的程序中，被告聘請(qǐng)的專家KirkMartensen在遞交的文件中承認(rèn)“他并非調(diào)查方法論領(lǐng)域的專家”，因此被告遞交的證據(jù)應(yīng)不予采納。同時(shí)，被告嘗試彌補(bǔ)前期信息披露的不足，補(bǔ)充提交了KirkMartensen的宣誓書，聲明其在制作調(diào)查報(bào)告前期已經(jīng)說明了此報(bào)告的具體方法論。但原告堅(jiān)持此階段的補(bǔ)充文件不符合相關(guān)程序規(guī)定，屬于無效證據(jù)。即便該證據(jù)有效，也無法充分證明KirkMartensen屬于調(diào)查方法論方面的專家。

2018年3月聯(lián)邦法院經(jīng)過審理認(rèn)為：

1.被告遞交證據(jù)雖然存在缺陷，但是對(duì)于案件本身無實(shí)質(zhì)影響；

2.原告的商標(biāo)具有描述性，且未通過使用獲得第二含義，因此裁定撤銷該商標(biāo)；

3.被告使用“capsule”不會(huì)引起相關(guān)公眾混淆。

基于上述理由，原告訴被告使用“capsule”侵犯其商標(biāo)權(quán)利，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的理由不成立。

原告不服聯(lián)邦法院判決，于2019年4月向美國(guó)第七巡回法庭提交了上訴申請(qǐng)，美國(guó)第七巡回法庭經(jīng)過審理駁回了上訴請(qǐng)求，維持原判。

（三）審理結(jié)果

巡回法庭針對(duì)原告的不同主張以及雙方爭(zhēng)議焦點(diǎn)進(jìn)行了審理，最終認(rèn)定原告上訴理由不成立，維持原聯(lián)邦法院的判決，即被告商標(biāo)使用行為未構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；同時(shí)認(rèn)定原告商標(biāo)具有描述性，撤銷原告商標(biāo)。

（一）爭(zhēng)議焦點(diǎn)

1.對(duì)被告提交的KirkMartensen的消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告及宣誓書是否予以采納

巡回法庭認(rèn)為被告未在信息披露程序中披露KirkMartensen具備提供消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告的專家資質(zhì)違反了法律規(guī)定。但是聯(lián)邦法院認(rèn)為，由于被告的這一行為并未導(dǎo)致案件程序終止，也對(duì)原告未產(chǎn)生不利影響。并且，根據(jù)《聯(lián)邦民事訴訟程序》第37（c）（1）條的相關(guān)規(guī)定，被告上述失誤行為屬于法律規(guī)定的例外情況，因此法院對(duì)被告遞交的消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告予以采納。

巡回法庭基于以下理由同意聯(lián)邦法院的觀點(diǎn)：

首先，判斷被告在信息披露階段的失誤行為是否屬于法律規(guī)定的特殊情形，即“無實(shí)質(zhì)性影響或者于本案無不利”時(shí)，需要綜合考慮以下要素：涉及的證據(jù)材料是否會(huì)造成對(duì)方當(dāng)事人的錯(cuò)誤認(rèn)知或意外；對(duì)方當(dāng)事人避免錯(cuò)誤認(rèn)知的能力；破壞該訴訟的可能性；不提前披露證據(jù)的惡意或故意行為。

基于上述要素，巡回法庭認(rèn)為：第一，被告在信息披露階段的失誤并未使得原告感到意外，并且被告及時(shí)披露了KirkMartensen的調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，遞交了KirkMartensen的資質(zhì)文件，還有DougBania基于此調(diào)查報(bào)告出具的宣誓書。因此調(diào)查報(bào)告已經(jīng)解釋了KirkMartensen所采納的方法論以及可接受的研究規(guī)則。第二，被告的行為并未導(dǎo)致訴訟程序終止。第三，雖然原告認(rèn)為被告的失誤行為導(dǎo)致其無法及時(shí)質(zhì)疑被告遞交的調(diào)查報(bào)告中方法論的合理性，也無法尋找質(zhì)證專家，但是原告仍可以對(duì)被告提交的調(diào)查報(bào)告進(jìn)行質(zhì)疑，原告也可另行提交消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告以反駁被告的觀點(diǎn)，或者要求被告進(jìn)一步披露相關(guān)信息。巡回法庭認(rèn)為，被告披露信息不全并未使原告遭受損失，即便原告確實(shí)遭受了損失，該損失也并非是不可挽救的。因此，被告的行為屬于法律規(guī)定的特殊情形，其遞交的證據(jù)應(yīng)當(dāng)予以采納。

2.原告商標(biāo)的有效性

維持證明原告商標(biāo)有效性的兩種方式為：一，該商標(biāo)具有暗示性，而非描述性；二，該商標(biāo)通過使用獲得了第二含義，具備了商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。

由于原告并未遞交相關(guān)證據(jù)材料證明其商標(biāo)通過使用獲得了第二含義，并且在美國(guó)專利商標(biāo)局決定撤銷該商標(biāo)后，原告以該商標(biāo)的非描述性提起了復(fù)審，因此巡回法庭認(rèn)為本案中僅需針對(duì)該商標(biāo)是否具有描述性進(jìn)行審理。

首先，被告提交了大量證據(jù)證明很多同行業(yè)者在多種場(chǎng)合使用“capsule”指代手機(jī)殼產(chǎn)品。但原告并未遞交任何證據(jù)證明商標(biāo)具有顯著性，僅論述了其他市場(chǎng)主體使用“capsule”有搭便車的企圖。這樣的論述顯然是不充分的。

其次，巡回法庭采取了在判斷商標(biāo)是否有描述性時(shí)常用的想象程度測(cè)試。通過測(cè)試，由于“capsule”具備手機(jī)殼的特性，即包裹、儲(chǔ)藏、保護(hù)，因此用于手機(jī)殼等指定商品上的“capsule”一詞更偏向于描述性詞匯。

第三，雖然在判斷商標(biāo)是否有描述性時(shí)不能完全依靠詞典，但是本案中詞典上明確說明了“capsule”的釋義為“小殼，信封或者覆蓋物”且“上述物體是可以包裹住物品的”。原告對(duì)此釋義未提出質(zhì)疑。因此詞典釋義進(jìn)一步說明了“capsule”具有描述性。

第四，巡回法庭同時(shí)參考了美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)于“capsule”商標(biāo)的注冊(cè)情況。如上文所述，雖然美國(guó)專利商標(biāo)局相繼核準(zhǔn)了Vatra,Inc.的商標(biāo)“capsule”以及本案原告的商標(biāo)“CAPSULE”，但根據(jù)美國(guó)專利商標(biāo)局最新的審查趨勢(shì)來看，審查員更傾向于認(rèn)定“capsule”屬于具有描述性的詞匯。

綜上，巡回法庭認(rèn)為聯(lián)邦法院撤銷原告商標(biāo)符合法律規(guī)定。

3.原被告商標(biāo)的混淆可能性

在判斷被告使用“capsule”商標(biāo)是否會(huì)造成公眾對(duì)商品來源產(chǎn)生混淆時(shí)，巡回法庭采納了以下七個(gè)要素，詳細(xì)分析如下：

（1）商標(biāo)近似性

巡回法庭考慮了雙方當(dāng)事人商標(biāo)的實(shí)際使用情況，而非僅在隔離狀態(tài)下對(duì)商標(biāo)的近似性進(jìn)行對(duì)比。雙方商標(biāo)使用情況如下：

（原告手機(jī)殼）

（被告手機(jī)殼）

雙方商標(biāo)使用的都是無襯線字體（sans-serif字體），黑色字體，且“capsule”都是獨(dú)立使用的。雖然它們?cè)诎b上的位置不同，但是從商標(biāo)整體使用的角度判斷，構(gòu)成近似。

（2）商品類似性

雙方當(dāng)事人均承認(rèn)使用商標(biāo)的商品為智能手機(jī)殼，在雙方使用的商品構(gòu)成類似這一問題上沒有異議。

（3）商標(biāo)用于指定商品上的使用地區(qū)和使用形式

（4）相關(guān)公眾的注意程度

由于涉案商品非常常見且并不昂貴，因此相關(guān)消費(fèi)者通常在購(gòu)買時(shí)無需特別注意。

（5）原告商標(biāo)是否具備導(dǎo)致公眾混淆的顯著性和知名度

首先，如前所述，原告商標(biāo)缺乏顯著性，且并未通過使用獲得顯著性。

其次，原告未能證明其商標(biāo)經(jīng)過了大量使用，且通過分析被告遞交的調(diào)查報(bào)告可知，大部分相關(guān)公眾并未將“capsule”與原告建立唯一對(duì)應(yīng)聯(lián)系。同時(shí)，雙方當(dāng)事人在使用“capsule”時(shí)未將其放置于顯著的位置，故而相關(guān)公眾很難會(huì)對(duì)一個(gè)可能忽略的標(biāo)志產(chǎn)生混淆。

（6）實(shí)際混淆

原告并未遞交任何證明實(shí)際混淆的證明材料。

（7）被告商標(biāo)假冒原告商標(biāo)的故意

原告并未遞交任何證明被告惡意使用“capsule”以及該行為屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的證明材料。

綜上，巡回法庭維持了聯(lián)邦法院的判決，即商標(biāo)雖然構(gòu)成近似，但是不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品來源產(chǎn)生混淆。

（二）雙方訴訟策略

1.原告訴訟策略

（1）原告基于其在先商標(biāo)權(quán)利提起了商標(biāo)侵權(quán)訴訟；

（2）原告利用被告信息披露階段的失誤，以期在判決階段說服法官對(duì)被告證據(jù)不予采納。

2.被告訴訟策略

（1）積極應(yīng)訴，同時(shí)及時(shí)申請(qǐng)撤銷原告的在先商標(biāo)；

（2）重視當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的訴訟程序，按照要求積極參與法律程序；

（3）采用了商標(biāo)侵權(quán)案件中最具有效力的證據(jù)——消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告。

（一）值得國(guó)內(nèi)企業(yè)借鑒的經(jīng)驗(yàn)

1.重視國(guó)際訴訟，積極展開應(yīng)訴

國(guó)內(nèi)企業(yè)在收到國(guó)際訴訟通知時(shí)，切不可輕視或者忽略，應(yīng)該調(diào)整心態(tài)。一方面，積極運(yùn)用多元化的糾紛解決方式，通過各種法律途徑積極應(yīng)訴，并及時(shí)組織律師團(tuán)隊(duì)評(píng)估雙方的實(shí)力找到妥善的訴訟方案；另一方面，嘗試尋求和解以最大程度地維護(hù)自身利益，將可能的損失降到最低。

2.對(duì)相關(guān)訴求進(jìn)行分析并及時(shí)提出反訴

當(dāng)國(guó)內(nèi)企業(yè)收到相關(guān)侵權(quán)訴訟的官方通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)了解當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政策，及時(shí)采取相關(guān)措施，如訴前禁令或?qū)?duì)方相關(guān)權(quán)利提交撤銷/無效申請(qǐng)，以瓦解對(duì)方在先權(quán)利，創(chuàng)造贏得訴訟的機(jī)會(huì)。

本案中，被訴侵權(quán)人在商品上實(shí)際使用的商標(biāo)與在先權(quán)利人的商標(biāo)構(gòu)成了類似商品上的近似商標(biāo)，如未及時(shí)對(duì)其商標(biāo)權(quán)利提出撤銷申請(qǐng)，則被訴侵權(quán)人使用“capsule”的行為被判定為侵犯其商標(biāo)權(quán)的可能性將大大增加。

3.充分了解發(fā)生糾紛所在國(guó)家/地區(qū)的法律程序

充分了解發(fā)生糾紛所在地的法律程序，并遵循當(dāng)?shù)匾蠓e極參與各個(gè)訴訟程序。由于海外的侵權(quán)糾紛多數(shù)是依據(jù)相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法或者不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法提出的，因此訴訟程序較為復(fù)雜，訴訟程序間緊密聯(lián)系，如錯(cuò)過其中任何一個(gè)程序，都可能會(huì)影響案件判決結(jié)果。

（二）對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)提出的反思

1.正確選擇商標(biāo)，及時(shí)進(jìn)行商標(biāo)布局

中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍海外市場(chǎng)最重要的是及時(shí)進(jìn)行商標(biāo)布局，如果發(fā)生海外商標(biāo)侵權(quán)糾紛后再進(jìn)行商標(biāo)布局，只能是“亡羊補(bǔ)牢”。因此在企業(yè)初創(chuàng)階段就需要及時(shí)建立海外品牌，并進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。

在選擇商標(biāo)時(shí)，需要選擇獨(dú)創(chuàng)性、顯著性較強(qiáng)的詞匯或圖形或當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的其他構(gòu)成要素，避免使用描述性詞匯、不良影響詞匯以及其他不具備區(qū)分商品或服務(wù)來源的詞匯。除此之外，建議國(guó)內(nèi)企業(yè)選擇商標(biāo)時(shí)避開知名品牌，避免傍名牌的嫌疑。還需要特別注意的是，要避開行業(yè)內(nèi)使用較多的詞匯，以免最終淪為通用名稱，喪失商標(biāo)權(quán)。

2.重視品牌規(guī)范化管理

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)日益走向國(guó)際市場(chǎng)，重視品牌建設(shè)、提高品牌質(zhì)量、重視品牌規(guī)范化管理、把握市場(chǎng)份額變得至關(guān)重要。國(guó)內(nèi)企業(yè)要堅(jiān)持公平競(jìng)爭(zhēng)、互利共贏的原則，為品牌發(fā)展創(chuàng)立良好的國(guó)際環(huán)境。

3.重視商標(biāo)持續(xù)使用，并定期保存使用證據(jù)

品牌所有人需重視品牌規(guī)范化使用，避免因商標(biāo)不規(guī)范使用而造成權(quán)利喪失，甚至發(fā)生侵權(quán)行為。

本案中原告在訴訟過程中并未遞交相關(guān)使用證據(jù)證明其商標(biāo)已通過大量使用建立了穩(wěn)定的消費(fèi)群體并且其商標(biāo)已與其自身建立了唯一穩(wěn)定的聯(lián)系；也并未遞交任何商標(biāo)使用證據(jù)以證明商標(biāo)通過大量使用獲得了第二含義，使得商標(biāo)沒有獲得應(yīng)有的顯著性，最終導(dǎo)致商標(biāo)被判定具有描述性而被撤銷。

如果商標(biāo)權(quán)利人積極使用商標(biāo)，即便是顯著性相對(duì)較弱的商標(biāo)，通過長(zhǎng)時(shí)間的大量使用也可能被賦予第二含義，從而在被第三方申請(qǐng)撤銷時(shí)得以維持注冊(cè)。

另外，重視商標(biāo)使用形式，提升品牌形象和知名度。建議注冊(cè)和使用符合品牌形象的字體、顏色以及VI設(shè)計(jì)等，并且在產(chǎn)品包裝的顯著位置使用商標(biāo)，有助于消費(fèi)者識(shí)別品牌形象、區(qū)分商品來源。還可以通過長(zhǎng)期大量的使用，在消費(fèi)者心中建立積極的品牌形象，為商標(biāo)與企業(yè)之間建立唯一指定聯(lián)系，提高品牌知名度和美譽(yù)度。

4.重視海外訴訟團(tuán)隊(duì)

由于國(guó)內(nèi)企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)一方面面臨著不熟悉當(dāng)?shù)胤审w系的問題，另一方面不同國(guó)家/地區(qū)的法律時(shí)限以及法律程序要求不同，及時(shí)對(duì)訴訟作出快速反應(yīng)有助于在訴訟中掌握一定的主動(dòng)性，因此重視海外訴訟團(tuán)隊(duì)，對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)走出去有重要的潤(rùn)滑作用。

尤其是對(duì)于訴訟時(shí)效較短的案件，及時(shí)利用當(dāng)?shù)靥厥獬绦蜻M(jìn)行反訴、證據(jù)固定等，可以為海外訴訟贏得一定的主動(dòng)權(quán)。

5.重視中央財(cái)政以及各地政府的政策

鑒于海外維權(quán)、侵權(quán)案件復(fù)雜且花費(fèi)較高，國(guó)內(nèi)企業(yè)在進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)前可關(guān)注中央財(cái)政以及各地政府對(duì)于海外維權(quán)、侵權(quán)案件的政策支持，包括但不限于維權(quán)專家、平臺(tái)、資助政策等。（來源：首都知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)協(xié)會(huì)、康信知產(chǎn)）

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