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案例評析｜承攬加工帶有他人注冊商標的商品是否構成商標侵權
導語
承攬加工帶有他人注冊商標的商品的，承攬人應當對定作人是否享有注冊商標專用權進行審查。未盡到注意義務加工侵犯注冊商標專用權的商品的，承攬人與定作人構成共同侵權，應當與定作人共同承擔損害賠償等責任。承攬人不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，并能夠提供定作人及其商標權利證明的，不承擔損害賠償責任。供稿：秦琳、艾可頌
裁判文書請戳
【案件概述】
2014年12月14日，江中制藥集團經核準注冊了第13055691號“猴菇”商標，該商標有效期至2024年12月13日。2015年6月28日，江中制藥集團經核準注冊了第14717187號“江中猴菇”商標，該商標有效期至2025年6月27日。上述兩枚商標均核定使用在第30類商品上：咖啡；巧克力飲料；茶；茶飲料；糖；蜂蜜；花粉健身膏；餅干；蛋糕；薄烤餅；谷粉制食品；蛋白杏仁餅（糕點）；面包；餡餅（點心）；糕點；燕麥食品；由碎谷、干果和堅果制的早餐食品；以谷物為主的零食小吃；糕點用糖霜（糖衣）；芝麻糊；月餅；粥；谷類制品；面粉制品；豆粉；食用淀粉；食用冰；調味品；酵母；食品用香料（含醚香料和香精油除外）；家用嫩肉劑（截止）。
2016年12月27日，江中制藥集團將第14717187號“江中猴菇”注冊商標轉讓給原告江中食療公司。2017年11月6日，江中制藥集團將第13055691號“猴菇”商標轉讓給原告江中食療公司。
原告認為膳齋食品公司未經授權，委托優(yōu)潤食品公司生產銷售的餅干商品突出使用了“猴頭菇”字樣，與原告上述注冊商標構成近似，兩被告的行為，構成商標侵權。膳齋食品公司在京東公司的網站上開設“菇滋菇滋官方旗艦店”銷售了上述侵權商品，同時在銷售的過程中，使用了“猴頭菇餅干”、“猴菇餅干”字樣，并且銷售的侵權行為仍在持續(xù)，同樣構成商標侵權。故原告訴至法院。
膳齋食品公司辯稱：“猴頭菇”屬于常見食材、藥材，其與被公眾所熟知的“猴菇”一樣，均屬于通用名稱，故其行為是對通用名稱的合理使用。且膳齋食品公司的餅干中確實添加了“猴頭菇”成分，故在包裝和網站中使用上述字樣屬于對銷售產品成分的闡述，是為了讓消費者知曉，是正當使用。同時，其產品上字樣與原告的注冊商標不相同、不相似，也明顯突出了自有商標“膳田”、“菇滋菇滋”，因此不會使消費者產生混淆誤認。
優(yōu)潤食品公司辯稱：1.優(yōu)潤食品公司沒有侵權故意，侵權產品是膳齋食品公司委托生產的，產品和包裝是膳齋食品公司提供的。2.原告的經濟損失不應由優(yōu)潤食品公司承擔，膳齋食品公司與優(yōu)潤食品公司在合同中已經約定。3.膳齋食品公司對猴頭菇的使用是合理使用，猴頭菇是通用名稱，是對產品成分的標明，不是商標性的使用，且膳齋食品公司使用的文字與原告商標存在明顯區(qū)別。
【法院查明】
膳齋食品公司與優(yōu)潤食品公司簽訂《定牌產品購銷合同》，合同中有如下約定：優(yōu)潤食品公司同義為膳齋食品公司制造帶有膳齋食品公司合法注冊商標之系列產品，并依約將合同產品交于膳齋食品公司，膳齋食品公司按照本合同約定向優(yōu)潤食品公司支付相應貨款；商品名稱：注冊商標名稱為“膳田”，產品名稱“猴頭菇餅干”，規(guī)格4.75（公斤），單價10（公斤），箱價47.5（元）；一切合同內產品包裝由優(yōu)潤食品公司按膳齋食品公司要求進行設計并印刷制作；膳齋食品公司授權優(yōu)潤食品公司加工生產“膳田菇滋菇滋”牌注冊商標產品，優(yōu)潤食品公司必須嚴格按膳齋食品公司委托的加工數量和授權范圍進行生產，不得侵犯膳齋食品公司權益和不得銷售膳齋食品公司產品（包括不符合標準要求的廢次品）；包裝物質量標準及圖案、圖形、文字說明、顏色、排版按膳齋食品公司負責，并經雙方郵件（膳齋食品公司郵箱：[email protected]；優(yōu)潤食品公司郵箱：http：//www.lhbaile.com）確認后才可執(zhí)行；合同簽訂后，供需雙方應提交的證明文件中包含膳齋食品公司加蓋公司印章的包裝稿件；合同有效期自2017年9月4日至2018年9月3日。
2017年9月4日，優(yōu)潤食品公司出具的《說明函》中載明，每100克主材猴頭菇的含量不少于12%。2017年9月20日，[email protected]的郵箱將涉案包裝樣式發(fā)送給[email protected]主題為：猴姑餅干請按這個為準。雙方合作期間，相關工作人員就發(fā)貨、每公斤價格、收貨地址、猴頭菇是否用完等內容進行溝通，此期間膳齋食品公司多次向優(yōu)潤食品公司支付款項，并由優(yōu)潤食品公司向其出具發(fā)票，在案發(fā)票金額為50余萬元。庭審中雙方均認可生產涉案產品所用的猴頭菇為膳齋食品公司提供的事實。
【爭議焦點】
本案爭議焦點之一為：作為承攬人的優(yōu)潤食品公司是否應當承擔賠償責任。
【法院認為】
本院認為，承攬加工帶有他人注冊商標的商品的，承攬人應當對定作人是否享有注冊商標專用權進行審查。未盡到注意義務加工侵犯注冊商標專用權的商品的，承攬人與定作人構成共同侵權，應當與定作人共同承擔損害賠償等責任。承攬人不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，并能夠提供定作人及其商標權利證明的，不承擔損害賠償責任。
具體到本案，考量優(yōu)潤食品公司是否應當承擔賠償責任的關鍵在于：一、其是否盡了審查義務；二、其是否應知或明知承攬加工的商品侵犯原告商標權。一方面，在案證據能夠證明雙方之間存在以委托生產餅干為目的的合同關系，且雙方之間實際履行了合同，由膳齋食品公司提供猴頭菇和商品包裝，確定商品標準，由優(yōu)潤食品公司進行生產，收取加工費。在合同履行過程中，雙方已明確所生產商品為“膳田”、“膳田菇滋菇滋”牌餅干，且該兩枚商標處于有效期內，此種情況下，應當認為優(yōu)潤食品公司已經盡到了審查義務。另一方面，雙方明確約定生產的餅干中以猴頭菇為原料，而且事實上膳齋食品公司確實向優(yōu)潤食品公司提供了猴頭菇用于生產餅干，此種情況下，優(yōu)潤食品公司受托生產標有“猴頭菇”的商品，其主觀上并非應知或者明知可能侵害他人商標權。因此，優(yōu)潤食品公司僅應承擔停止侵權和賠償原告合理開支的民事責任，不承擔賠償經濟損失的責任。
【二審情況】
膳齋食品公司不服（2019）京0102民初5293號民事判決，上訴至北京知識產權法院。北京知識產權法院二審駁回膳齋食品公司上訴請求，維持原判。
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